中科专利商标代理有限责任公司  宋焰琴

    国家知识产权局公布修订的新指南于2006年7月1日起开始实施。新指南相对于原指南有比较大的改动，现就其中对于同一申请人就同样的发明创造进行双重申请问题的修改及其影响进行简要分析，以期对申请人在今后就此问题的申请策略有所帮助。

    新指南中涉及双重申请的修改主要包括：
           1．明确了对“同样的发明创造”的判断原则
           规定在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型的权利要求进行比较，而不是将权利要求书与申请（或专利）文件公开的全部内容进行比较。如果一件专利申请（或专利）的一项权利要求与另一件专利申请（或专利）的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。
           另外，新指南还规定，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与在先发明或实用新型专利申请（或专利）权利要求中的范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。
               即新指南中明确规定 “同样的发明创造”是指两项权利要求的“保护范围相同”，即在进行判断时仅仅是将两者的权利要求进行比较，而且此处所说的相同是指完全相同，不包括上下位概念和数值范围的相互包容，以及权利要求保护范围的相互交叉重叠，相互包含的情形。
              
              2．规定涉及双重申请的专利权的放弃是自申请日起放弃
           原指南6.2.2.1节规定，对于同一申请人提出的一份申请和一项专利权的处理中规定，若申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明。修改以后的指南对于同样的情况，规定：若申请人选择放弃已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交一份自该已授权专利的申请日起放弃其专利权的书面声明。
               作上述修改后的审查指南，避免了申请人通过采用双重申请的方式，使得其一项发明创造的保护期超过20年的可能性。

    上述修改对提出双重申请的申请人带来的影响
           新指南中对于“同样的发明创造”的判断原则的明确，不会给申请人带来不利的影响。因为，原指南中就此问题的规定虽然没有新指南中阐述的明确直观，但所表达的也是清楚的，而且在实际操作中，审查员也是按照“同样的发明创造”是指“保护范围相同”来执行的。因此，上述第一条修改不会对申请人产生不利的影响。相反，由于指南中更加明确了“同样的发明创造”是指两项权利要求的“保护范围相同”，从而会减少审查员将保护范围不相同（如重叠的或相互包含的情形）的两项权利要求判断为是同样的发明创造的可能性，使申请人得以保全在先已授权的专利。

     根据新指南的相应规定，对于提出双重申请的申请人而言，我们认为仍然可以采用同时申请实用新型和发明的方式来更好的保护其发明创造，其有益之处与原指南规定下的情况基本相同。
           所不同的一点是，在原指南下，申请人在其申请的实用新型被授权后，若发明专利申请经实质审查被认为符合授予专利权的其它条件，申请人提交放弃其已授权实用新型专利的专利权的书面声明，就可以得到发明专利的专利权，并且在其发明专利授权之前，其实用新型专利权还存在并有效。但修改以后的指南就此情况的规定是：申请人选择放弃已经授予的专利权的，应当提交一份自该已授权专利的申请日起放弃其专利权的书面声明。这样，若申请人选择放弃已经授权的实用新型专利，则在其发明专利的权利生效日也即其授权日以前，从法律意义上讲，就没有任何有效的实用新型专利申请和实用新型专利权存在过。
               为清楚的表达上述观点，结合图示说明如下：
            
               在原审查指南的规定下，申请人在C时间点放弃实用新型专利权后，上述A-C期间的保护性质不变。
           但在新审查指南的规定下，申请人在C时间点放弃实用新型专利权后，上述A-C期间的保护性质有改变，这一点体现在A-C期间实用新型专利保护由有变无。
           从程序问题上讲，如果在A-C期间申请人（曾经的实用新型专利权人）根据实用新型专利权已经对发生的侵权行为采取了强制性法律措施（如：提起侵权诉讼或者请求地方专利管理机关处理侵权案件），则该强制性法律行为就失去了权利基础，有可能会导致法院或地方专利管理机关撤销案件。如果想继续维权，则只能以发明专利权作为基础，作为一个新的案件提出，而且在此期间涉及的也是临时保护问题而不是侵权问题。
               从实体问题上讲，实用新型的自始放弃将导致A-B期间（大约有8-10个月）他人使用该发明创造是合法的。即使在C时间点之前法院已经应申请人的请求就侵犯实用新型专利作出生效判决，但只要判决没有被执行，拖延到C时间点申请人放弃实用新型专利权时，参照《专利法》第47条的立法本意，我们理解执行程序就应该予以终止。对于B-C期间，由于实用新型的放弃，对于此发明创造的保护由实用新型专利的专利保护变成发明专利的临时保护，未经许可实施该发明创造的人也不再是侵权者，也无需承担侵权责任，而只是根据《专利法》第13条的规定支付适当的费用。
           以上分析是在修改后的指南的规定下，对于期望采用双重申请来保护其发明创造的申请人带来的不利之处。
               但在实际中，同一申请人提出的双重申请最终遇到上述需要放弃其中一件的情况的几率很小。其原因在于，就同一发明创造同时申请发明和实用新型的，由于实用新型不进行实审，如果申请人在递交时提交的两份申请的权利要求相同，且先进行审查的实用新型符合授权条件，则实用新型将先被授予专利权。那么，在发明专利进行实质审查时，仅有很小的一种可能发明被按照原来的权利要求不经任何修改直接授权，也就是说，绝大多数与上述实用新型相应的发明的权利要求均会经过修改，即其保护的范围发生了变化。这时，如果发明被授权 ，也就不存在重复授权的问题。因此，即使申请人就同样的发明创造提出两种专利申请，这两种申请以相同的权利要求被授权的情况在实际中发生的可能性是很小的。因此，申请人遭遇上述不利影响的可能性也很小。

   综合以上分析，我们认为申请人仍然可以采用同时申请实用新型专利和发明专利的方式来更好的保护其发明创造。