著者：鄢功军

摘要

「発明が実際に解決する技術問題」は、技術的示唆が存在するか否かを判断する様々な場面に現れる。本稿では、実際の特許代理過程で生じた実体審査事例および審判事例を踏まえ、「技術問題」が既存技術に技術的示唆を与えることができるか否かを判断する上での重要性を分析する。発明特許出願が自明か否かの判断を二つの段階に分ける。すなわち、（1）発明特許出願が実際に解決する技術問題が当業者にとって自明か否か、（2）請求された技術的解決手段が当業者にとって自明か否か、である。そして、この二段階の運用順序を限定することで、「技術問題」の重要性を強調する。

キーワード： 技術問題；技術的示唆；当業者；自明性

一、序論

当業者にとって、請求された技術的解決手段が自明か否かを判断する際には、最も近い先行技術と発明が実際に解決する技術問題を出発点として、既存技術全体に何らかの技術的示唆が存在するかどうかを判断する必要がある[1]。

『特許審査指南』は、既存技術に技術的示唆が存在すると通常認められる三つの状況を挙げている。
(i) 発明が実際に解決する技術問題を解決する技術手段が公知常識である場合。
(ii) 最も近い先行技術の他の部分に開示された技術手段およびその作用が、区別特徴および本発明においてその技術問題を解決するための作用と同一である場合。
(iii) 他の対比文献に開示された技術手段およびその作用が、区別特徴および本発明においてその技術問題を解決するための作用と同一である場合。

これらの記載を分析すると、技術的示唆が存在するとされるいずれの場合にも「発明が実際に解決する技術問題」が関与していることが分かる。したがって、正確に「発明が実際に解決する技術問題」を認定することは極めて重要である[2]。「発明が実際に解決する技術問題」は、既存技術に技術的示唆が存在するかを判断して本願の技術的解決手段に至るための中間的な橋渡しとして機能し、最も近い先行技術と他の既存技術を結び付けることで重要な役割を果たす。

因果関係の長い連鎖の中で、技術問題は「因」、技術的解決手段は「果」と言える。場合によっては、技術問題の提起（あるいは技術問題の発見）が発明創造の動因であり出発点となる。そして、技術的解決手段の形成と「問題の提起」との間には直接的な因果関係が存在する[3]。創造性判断において技術的解決手段が重要な考察対象であることは疑いないが、多くの巧妙な発明創造が構想され提出される際、困難はしばしば技術問題の解決手段そのものではなく、創造的労働を払って技術問題を発見する過程にある[4]。

技術問題を解決する具体的手段は一見単純または実現容易に思える場合がある。しかし、当業者がそもそも既存技術に対応する技術問題が存在することを認識していなければ、最も近い先行技術を改良する動機を持ち得ず、その結果、請求発明の技術的解決手段を得ることもなく、既存技術全体として技術的示唆が存在することにもならない。このことは、『特許審査指南』で規定されている「三段階法」の第三段階が「請求された発明が当業者にとって自明であるか否か」を述べているのであって、「当業者が容易に技術手段を思いつくか」「容易にその技術手段を実現できるか」を述べているのではないことを十分に示している。言い換えれば、自明性とは、当業者にとって明白であり予見可能であることを強調しているのである。

（2020）最高法知行終183号事件の「裁判要旨」[5]において、最高人民法院は、技術的解決手段の創造性は「問題の解決」と「問題の発見」の双方に由来し得ると指摘した。もし技術改良の難点が「問題の発見」にある場合には、「問題の発見」が当業者にとって自明であったかどうかも考慮すべきであり、さもなければ事後的判断に陥り、主観的印象により技術的解決手段の創造性の高さを過小評価するおそれがある。

二、進歩性判断過程における技術問題の運用

『特許審査指南』2023年版の最新規定によれば、最も近い先行技術を特定する際には、まず技術分野が同一または近接する既存技術を考慮すべきとされ、その中でも、発明が解決しようとする技術問題と関連する既存技術を優先的に考慮することが求められている。さらに、再設定される技術問題は、発明において区別特徴が達成できる技術的効果と整合していなければならず、区別特徴自体として設定されてはならず、また区別特徴に対する指示や示唆を含んではならないと規定されている。

今回の『特許審査指南』の改訂は、最も近い先行技術を特定する際に技術問題の優先的地位を規定し、また、特定された「技術問題」の偏りを是正する方法を明示したものである。これにより、進歩性判断における技術問題の審査はますます重要な役割を担っていることが分かる。すなわち、今回の改訂は改めて「三段階法」における技術問題の重要性を強調したものといえる。

しかしながら、筆者が確認したところ、今回の改訂では「三段階法」の第三段階についてはほとんど修正が加えられていない。筆者は、前述のとおり、技術問題の重要性は言うまでもなく、いくら強調してもし過ぎることはないと考える。したがって、第三段階における「請求発明が当業者にとって進歩性を欠くか否か」の判断は、さらに「技術問題」と結び付けることで、その判断方法をより明確かつ標準化すべきである。

この観点に基づき、本稿では、発明創造が顕著な実質的特徴を有するかどうかを判断するために再構築した判断プロセスを整理した。図1に示すとおり、本稿で検討すべき進歩性判断のフローが提示されている。

具体的には、図1に示されるように、「三段階法」の第三段階を二つの過程に分解する。すなわち、まず発明創造が実際に解決する技術問題が当業者にとって自明であるか否かを判断する（S103）。技術問題が自明である場合、当業者には最も近い先行技術を改良する動機があるといえるため、その段階で請求された技術的解決手段が自明であるか否かをさらに判断する（S104）。一方で、技術問題が自明でない場合は、当業者には最も近い先行技術を改良する動機が存在しないため、請求された技術的解決手段が自明か否かを判断する必要はなく、直接的に当該発明創造が顕著な実質的特徴を有すると認定できる（S105）。

三、事例紹介および分析

（一）事例1

対象となった発明は「車両検査方法およびシステム」に関する発明特許出願であり、元の出願書には2件の独立請求項と8件の従属請求項が含まれていた。審査官は第一次審査通知において、対比文献1を最も近い先行技術として引用し、独立請求項1には新規性が認められないと判断した。当該対比文献1は、本出願の第一発明者が作成したものであった。審査官は第二次および第三次審査通知において新たな対比文献を引用せず、出願人が三度目の意見陳述を行った後に拒絶査定を下した。

出願人（以下、審判請求人という）はこの拒絶査定を不服として国家知識産権局に審判請求を行った。しかし合議体は審判通知において、本件請求項1が実際に解決すべき技術問題は「より正確な検査対象画像を得る方法」であり、区別技術的特徴は公知常識にすぎないと判断した。

これに対し、審判請求人は請求項を補正し、請求項1の区別特徴は以下の点にあると主張した。

差分画像に対して階調補正を行うこと

当該差分画像のヒストグラムに基づき、二値化閾値の最小可能値を決定すること

二値化の過程で逐次的に反復法を用いて二値化を行うこと

初期の二値化画像に対して貨物判定を行い、貨物部分を先に除去して真の異物検出を容易にすること

二値化領域に現れる対になった明暗領域を除去すること

空気領域に二値化された画像領域を除去すること

二値化画像を出力すること

しかし、既存技術には差分画像の二値化領域に対になった明暗領域が存在する現象は開示されておらず、またそれが回転歪みによって生じる虚偽領域であることも示されていない。したがって、当業者にはこのような技術問題を認識する知見がなく、よって対比文献1を改良する動機も存在しない。結果として、請求項1に係る技術的解決手段を導き出すことはできない。

対比文献1は実際には同一発明者が2006年に提出した早期の特許出願であり、審判請求人は2014年に改めて本件を出願した。その背景には、発明者自身が対比文献1の技術には立体変形や歪み、ノイズなどによる誤検出の欠陥が存在することを発見したことがあった。その後、8年間にわたる研究開発を経て、本件発明において差分画像の二値化領域に対になった明暗領域が存在する現象を新たに発見し、これが回転歪みに起因する虚偽領域であることを突き止めた。

要するに、当業者が既存技術における技術問題を認識していなかったため、既存技術には請求発明の区別特徴を用いて改良する動機が存在しなかったのである。これにより、本件発明の技術的解決手段は物体検出精度の向上という有益な効果を奏し、最終的に合議体に認められ、拒絶査定が取り消されて特許が付与された。

（二）事例2

対象となった発明は「マスク版およびマスク版の組立方法」に関する発明特許出願であり、元の出願書には2件の独立請求項と6件の従属請求項が含まれていた。審査官は第一次審査通知において対比文献1を最も近い先行技術として引用し、独立請求項1には新規性が認められないと判断した。その後、第二次および第三次審査通知においても新たな対比文献は引用されず、出願人が三度目の意見陳述を行った後に特許が付与された。

背景技術として、本願明細書には有機ELディスプレイの製造過程において、マスクシート（例えば精密金属マスク）が蒸着マスクとして基板上に蒸着パターンを形成することが記載されていた。しかし従来技術では、基板上の各位置の画素位置精度は補正できないという課題があった。

請求項1と対比文献1との主な相違点は以下の通りである。

複数の所定画素点における各画素点の位置精度PPAの偏差量がより小さい位置に、少なくとも1つの溶接部を設けること

支持棒の延伸方向に沿って、少なくとも1つの溶接部をマスク片の同一側に配置すること

審査官は審査意見通知において、「対比文献1の技術的解決手段に基づけば、当業者は適切な溶接位置を選択してPPAの偏差をできるだけ小さくしようと考えることは容易である」と判断した。

しかし出願人は次の三点を主張した。

対比文献1に基づき当業者が得られる教示は「パターンマスクを支持棒に溶接して圧力を分散させ、マスクの変形を防ぐ」ことであり、PPAの変化という技術問題は示されていない。

本願明細書の図2A〜2Cは、PPAの三種類の変化傾向を示しており、発明者は「マスク片の微小変形がPPA変化の原因である」と創造的に発見した。

出願人は多数の実験研究を経て溶接部の位置を設計しており、対比文献1に技術問題が開示されていない状況では、当業者が「溶接部をPPA偏差が小さい位置に配置し、かつマスク片の同一側に設ける」という解決手段を想到することはできない。

以上の論理的推論により、対比文献1に基づいても本願発明の実際の技術問題は発見されておらず、その発見は多数の実験と分析を経た創造的労働の成果であると示すことができた。最終的に審査官はこれを認め、特許が付与された。

（三）事例小結

以上の二つの事例から、「技術問題の発見」が発明創造の進歩性判断において重要な役割を果たすことが明らかである。技術的解決手段そのものが自明か否かを直接判断するよりも、むしろ説得力と論理性が高い場合がある。とりわけ「技術問題の発見」自体が自明でない場合には、技術的解決手段が自明か否かを過度に論じる必要はなく、ときには技術的解決手段を判断せずに、発明創造が非自明であると直接認定できるのである。

さらに筆者は、提起された技術問題は出願書類に明確に記載され、相応の論理的推論によって裏付けられる必要があると考える。そうでなければ、口頭主張にとどまり説得力を大きく欠くことになる。したがって、新規出願の作成においても、審査意見に対する応答においても、「技術問題の発見」が創造的労働を要することを詳細に述べることが重要であり、本願発明の構想を十分に理解し、より高度な記述表現能力を備える必要がある。

四、結語

発明が実際に解決する技術問題を正確に特定することは、技術的解決手段が自明か否かを判断する前提である。もし技術問題自体の発見が困難であり、創造的労働を払って初めて発見できるものであるならば、その技術問題は発明創造の自明性評価に影響を与える。したがって、発明創造の自明性を判断する際には、技術問題の解決手段自体が自明であるかどうかを判断するのみならず、提起された技術問題自体が自明であるかどうかを判断することも可能である。

五、参考文献

[1] 谷琳，相超. 創造性評価における技術的示唆判断段階で存在する典型的問題【J】河南科技,2018,30:43-45.
[2] 郝瑞欣. 発明が実際に解決する技術問題を正しく特定することの重要性について【J】中国発明与専利,2016,02:84-88.
[3] 杨莹. 「問題の提起」における創造性判断上の考慮【J】人民司法,2021,32:80-83.
[4] 谢敏,毛圣杰. 一件の審判事例からみる特許審査における創造性判断【J】河南科技,2020,12:58-60.
[5] 最高人民法院知的財産権案件年度報告（2020）摘要, 人民法院報,2021-4-26.

注：本稿は『専利代理』2024年第1期（通巻36期）に掲載された論文を翻訳したものであり、筆者の見解を示すものである。